声明：

1、本报告基于研究价值和参考意义而选择编辑了部分案例，但这并不代表本报告赞同法院的观点及其判决结果；

2、本报告在对判决书或新闻资讯进行选摘编辑时，有可能存在错讹或误解，所有文责由编辑部承担。

最高院终审彪马专利无效案,商标并存时如何判断外观设计专利权是否与他人在先商标权冲突？

——彪某公司与国家知识产权局、江苏多某公司外观设计专利权无效行政纠纷案

【判决要点】

1.判断外观设计专利权是否与他人在先商标权冲突，实质审查的是外观设计专利的实施是否会侵害他人基于在先商标权所享有的合法权利或利益，应当适用商标侵权的判断标准。

2.无效宣告请求人主张外观设计专利权与其在先注册商标专用权冲突的，应当审查外观设计中诉争设计的使用是否构成商标性使用及其是否与在先商标构成近似，容易使相关公众产生混淆或误认。

3.在外观设计专利权与他人在先商标权冲突纠纷中，外观设计专利权人也享有注册商标专用权或许可使用权时，其明显改变自己注册商标或被许可使用的商标区别于他人具有较高知名度的在先注册商标的显著特征，实质将他人商标显著特征用于专利外观设计中，且具体使用方式与在先商标基本一致的，不构成对自己注册商标的正当合法使用。

4.当事人在外观设计专利权无效行政诉讼中提交的用于证明在先商标显著性、知名度及混淆可能性的证据，并非其新增的无效宣告理由，而是用以客观认定相关公众的一般注意力及通常认知的依据，参照《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》第三十条的规定，人民法院应当予以审查。

【案例来源】

一审：北京知识产权法院（2023）京73行初18544号行政判决书

二审：最高人民法院（2024）最高法知行终1274号行政判决书

【当事人】

上诉人（一审原告、无效宣告请求人）：彪某欧洲公司（以下简称彪某公司）

被上诉人（一审被告）：国家知识产权局

一审第三人（专利权人）：江苏多某体育用品有限公司（以下简称江苏多某公司）

【案情简介】

彪某公司系全球知名运动品牌经营者，其第G581191号、第G426712号、第G925647号、第G1250838号图形商标（统称四个在先商标）均核定使用于鞋、运动鞋等商品，其中第G426712号商标于1976年在中国核准注册，第G581191号商标于1991年在中国核准注册。上述商标自1958年起即使用于彪某运动鞋鞋帮侧面，经长期使用和宣传，在运动鞋商品上具有较高知名度。

江苏多某公司系专利号202230276495.6、名称为"运动鞋"的外观设计专利（本专利）的专利权人。本专利设计1-5在鞋帮侧面使用了三条弧形带状组成的跑道状图案（诉争图案）。江苏多某公司主张该诉争图案系对其被许可使用的第3016612号图形商标（612号商标）的使用，该商标原权利人为昆山多某公司，2004年核准注册。彪某公司认为诉争图案与其四个在先商标近似，容易导致相关公众混淆，于2022年12月向国家知识产权局提出无效宣告请求。

国家知识产权局作出第563353号无效宣告请求审查决定，维持本专利权有效。彪某公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，一审法院判决驳回其诉讼请求。彪某公司不服，向最高人民法院提起上诉。最高人民法院二审认为，本专利设计1-5中诉争图案的使用构成商标性使用，该诉争图案虽与612号商标近似，但明显改变了612号商标区别于彪某公司三个在先商标的显著特征，实质贴近彪某公司具有较高知名度的在先商标，不构成对612号商标的正当合法使用，本专利与彪某公司三个在先商标权构成权利冲突，遂撤销一审判决和被诉决定，判令国家知识产权局重新作出审查决定。

【判决观察】

一审法院认为：

本案中，本专利为鞋，彪某公司的四个在先商标核定使用的商品/服务类别为鞋，因此二者使用商品的类别相同。

（一）相对于191号商标

将本专利设计1-5的诉争图案与191号商标进行对比，二者相同点在于：下端轮廓均呈较宽的弧形，右上部均向外延伸收细，并包含有三条带状的视觉效果。二者主要区别点在于：1. 本专利下部弧形带状带有间隙，类似爪形；191号商标下部弧形带状部分没有间隙。2. 本专利图案最上部的弧形轮廓向外鼓起，右上并拢处略收细，末端处宽度略增大；191号商标弧形轮廓趋势较为平缓，没有明显的鼓起，右上延伸处整体逐渐收细，末端处宽度最小。

612号商标的商品/服务类别为鞋，与四个在先商标及本专利使用商品的类别相同。将诉争图案与612号商标相比较，二者均为下端三条弧形带有间隙的带状图案近似爪形，延伸至右上部并拢并收细，末端宽度再略增大，最上部的弧形轮廓略向外鼓起。二者主要区别点在于：诉争图案下端爪形图案底部轮廓线水平，612号商标该处轮廓线向右上方倾斜；二者在爪形部分与右上部带状部分长度比例上略有不同。

基于上述对比分析可知，虽然诉争图案与191号商标和612号商标均为下端包含有三条弧形带状、右上部带状图案收细延伸的形式，整体上具有一定的相似度，但在图案的具体造型上，诉争图案与612号商标下端带状造型均带有间隙呈爪形，最上部的弧形轮廓鼓起及右上部收细再增大的轮廓趋势亦一致，相比191号商标，上述二者的相似度明显更高。而612号商标至今仍为有效商标，故江苏多某公司有权将自己合法使用的商标使用于本专利设计1-5产品上。在彪某公司没有提交进一步证据能够证明诉争图案在市场上存续期间已造成消费者混淆误认的情况下，在案证据不足以证明本专利设计1-5的实施会误导相关公众或导致相关公众产生混淆，损害191号商标所有人的相关合法权利或权益，从而导致本专利设计1-5与彪某公司在先取得的注册商标权相冲突，本专利设计1-5相对于191号商标符合专利法第二十三条第三款的规定。

（二）相对于712号商标

712号商标为鞋的侧面轮廓图案，其鞋帮处带有与191号商标基本相同的图案。将本专利设计1-5与712号商标进行对比，二者相同点在于：下端轮廓均呈较宽的弧形，右上部均向外延伸收细，并包含有三条带状的视觉效果图案的鞋形。二者主要区别点在于：1. 本专利设计1-5鞋为立体产品；712号商标仅为鞋型轮廓的平面图案，且二者具体鞋型有所不同。2. 本专利设计1-5鞋帮处的图案下部弧形带状带有间隙，类似爪形，该图案最上部的弧形轮廓向外鼓起，右上并拢处略收细，末端处宽度略增大；712号商标下部弧形带状部分没有间隙，弧形轮廓趋势较为平缓，没有明显的鼓起，右上延伸处整体逐渐收细，末端处宽度最小。3. 本专利设计1-5图案在鞋帮处的位置相较712号商标略靠后。

基于上述对比分析可知，本专利设计1-5与612号商标的相似程度高于712号商标，如前所述，在案证据不足以证明本专利设计1-5的实施会误导相关公众或导致相关公众产生混淆，损害712号商标所有人的相关合法权利或权益，从而导致本专利设计1-5与彪某公司在先取得的注册商标权相冲突，本专利设计1-5相对于712号商标符合专利法第二十三条第三款的规定。

（三）相对于647号商标

将本专利设计1-5与647号商标进行对比，二者相同点在于：下端轮廓均较宽，右上部均向外延伸收细，并包含有三条带状的视觉效果。二者主要区别点在于：1. 本专利设计1-5下部弧形带状带有间隙，类似爪形；647号商标下部较宽没有间隙。2. 本专利设计1-5最上部的弧形轮廓向外鼓起，右上并拢处略收细，末端处宽度略增大；647号商标弧形轮廓趋势较为平缓，没有明显的鼓起，且647号商标下部右侧轮廓带有明显的回勾造型，整体近似喇叭状。

基于上述对比分析可知，本专利设计1-5与612号商标的相似程度高于647号商标，如前所述，在案证据不足以证明本专利设计1-5的实施会误导相关公众或导致相关公众产生混淆，损害647号商标所有人的相关合法权利或权益，从而导致本专利设计1-5与彪某公司在先取得的注册商标权相冲突，本专利设计1-5相对于647号商标符合专利法第二十三条第三款的规定。

（四）相对于838号商标

将本专利设计1-5与838号商标进行对比，二者相同点在于：下端轮廓均较宽，右上部均向外延伸收细。二者主要区别点在于：1. 本专利设计1-5下部弧形带状带有间隙，类似爪形；838号商标下部较宽没有间隙。2. 本专利设计1-5最上部的弧形轮廓向外鼓起，右上并拢处略收细，末端处宽度略增大；838号商标弧形轮廓趋势较为平缓，没有明显的鼓起，且838号商标下部右侧轮廓带有明显的回勾造型，整体近似喇叭状。

基于上述对比分析可知，本专利设计1-5与612号商标的相似程度高于838号商标，如前所述，在案证据不足以证明本专利设计1-5的实施会误导相关公众或导致相关公众产生混淆，损害838号商标所有人的相关合法权利或权益，从而导致本专利设计1-5与彪某公司在先取得的注册商标权相冲突，本专利设计1-5相对于838号商标符合专利法第二十三条第三款的规定。

此外，就证据18而言，该证据系从北京、上海、广州、成都四个城市取样，且有效样本仅为547个，因其采样地均为经济较发达的一、二线城市，且有效样本数较少，故其采样群体不具有普遍性，不能代表普通消费者，所以不能作为证明普通消费者会产生混淆的证据。

由于彪某公司对被诉决定中所涉及的其他内容不持异议，一审法院对此不再予以评述。

一审法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条的规定，判决："驳回原告彪某欧洲公司的诉讼请求。案件受理费人民币一百元，由原告彪某欧洲公司负担。"

最高人民法院认为：本案系外观设计专利权无效行政纠纷。本案二审争议焦点问题是：本专利是否符合专利法第二十三条第三款的规定，具体为本专利是否与彪某公司的在先商标权构成权利冲突。

专利法第二十三条第三款规定："授予专利权的外观设计不得与他人在申请日以前已经取得的合法权利相冲突。"《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第十二条规定："专利法第二十三条第三款所称的合法权利，包括就作品、商标、地理标志、姓名、企业名称、肖像，以及有一定影响的商品名称、包装、装潢等享有的合法权利或者权益。"判断外观设计专利权是否与他人在先商标权冲突，实质审查的是外观设计专利的实施是否会侵害他人基于在先商标权所享有的合法权利或利益，应当适用商标侵权的判断标准。无效宣告请求人主张外观设计专利权与其在先注册商标专用权冲突的，应当审查外观设计中诉争设计的使用是否构成商标性使用及其是否与在先商标构成近似，容易使相关公众产生混淆或误认。如果外观设计使用的诉争设计构成商标性使用，且以相关公众的一般注意力为标准，综合考量外观设计产品种类与在先注册商标核定使用的商品或服务的类似程度、诉争设计与在先商标的近似程度、在先商标的显著性和知名度等因素，外观设计的实施容易使相关公众对商品或者服务的来源产生混淆，或者误认为外观设计专利产品与在先商标权人有特定联系，则该外观设计专利权与他人在先注册商标专用权构成权利冲突，不符合专利法第二十三条第三款的规定。

（一）本专利中诉争图案的使用是否构成商标性使用

判断外观设计中诉争设计的使用是否构成商标性使用，应当综合考量诉争设计在整体外观设计中的具体使用方式、行业惯例、相关公众的注意程度及通常认知、外观设计专利申请人或者专利权人的主观意图等因素，审查诉争设计在外观设计中的使用能否起到识别商品来源的作用。综合以上因素，最高人民法院认为本专利设计1-5中诉争图案的使用构成商标性使用，理由如下：

第一，对于鞋类产品尤其是运动鞋类产品而言，将图形商标使用于鞋帮侧面中部以标明商品来源，系本专利申请日前的行业惯常做法，相关公众也通常会通过鞋帮侧面的图案识别商品来源。本专利中，诉争图案被使用在鞋帮侧面，属于鞋类产品上图形商标惯常的标注位置，且占据较大面积，属于突出性使用，容易被相关公众注意并用于识别商品来源。

第二，江苏多某公司在本案中主张其对诉争图案的使用属于对其被许可使用的612号商标的正当使用，可见，其也认可本专利中诉争图案的使用系商标性使用。

（二）本专利使用的诉争图案与彪某公司的在先商标是否近似，容易使相关公众产生混淆或误认

判断外观设计专利使用的诉争设计与在先商标是否构成近似，容易使相关公众产生混淆或误认，应当以相关公众的一般注意力为标准，综合考虑外观设计专利产品种类与商标核定使用的商品或服务的类似程度、诉争设计与在先商标的近似程度、商标的显著性和知名度等因素进行判断。具体到本案：

第一，从商品类似程度来看，本专利为运动鞋，彪某公司的191号、712号、647号商标（以下统称三个在先商标）核定使用的商品包括鞋、运动鞋等。本专利与彪某公司的三个在先商标核定使用的商品系相同种类商品。

第二，从标识近似程度来看，本专利设计1-5使用的诉争图案与彪某公司的三个在先商标均采用流畅的线条，形成从近处（左下方）向远处（右上方）延伸的弧形跑道图案。条状图案均由三股线条组成，呈左下方扩展、右上方收敛的弧形。二者在形状、各部分布局面积、构图设计、线条走向上较为近似。

第三，从在先商标的显著性和知名度来看，彪某公司自1958年开始在运动鞋帮侧面使用跑道标识，目前尚未有证据显示在此之前运动鞋类产品上有类似标识，该标识的固有显著性较强。此后，多位知名运动员在奥运会、世界杯、NBA等赛场上穿着鞋帮侧面带有跑道标识的彪某运动鞋参赛。九十年代末，中国体育比赛中亦有运动员穿着彪某公司赞助的运动鞋参赛。2005年9月彪某商贸公司成立，向全国各地销售鞋类产品。2005年至本专利申请日前，彪某公司的跑道标识通过体育明星、娱乐明星、文化宣传、电视广告、报纸、网络媒体等多种方式进行了较为广泛地宣传。本案所涉三个在先商标均为跑道标识，712号商标于1976年在中国核准注册，191号商标于1991年在中国核准注册，647号商标于2007年在中国核准注册，均早于本专利申请日，且通过彪某公司的使用及宣传，在本专利申请日前已在运动鞋商品上具有较高知名度。

综上，虽然诉争图案与彪某公司的三个在先商标在线条宽度、间距和弧度等方面存在一定区别，但结合在先商标的显著性及知名度，本专利使用与彪某公司在先商标近似的标识，且具体使用位置及方式亦与在先商标近似，本专利的实施容易使相关公众对产品来源产生混淆或者误认为本专利产品与彪某公司有特定联系，从而损害彪某公司就三个在先商标享有的商标专用权，故与三个在先商标权构成权利冲突。

江苏多某公司主张，本专利是对其被许可使用的612号注册商标的正当合法使用。被诉决定及一审判决亦认为，本专利与612号商标更为接近，本专利与彪某公司的三个在先商标权不构成权利冲突。对此，最高人民法院认为，商标法以维护商标信誉、保障消费者和生产、经营者的利益为宗旨。在外观设计专利权与他人在先商标权冲突纠纷中，外观设计专利权人也享有注册商标专用权或许可使用权时，其明显改变自己注册商标或被许可使用的商标区别于他人具有较高知名度的在先注册商标的显著特征，实质将他人商标显著特征用于专利外观设计中，且具体使用方式与在先商标基本一致的，不构成对自己注册商标的正当合法使用。本案中，虽然本专利使用的诉争图案与612号商标亦近似，但将诉争图案与612号商标对比，首先，612号商标三条分离的弧线延伸至中间位置已合并成一条弧线并向右上方延伸较长距离，弧线的左右部分分别呈现不同的状态；而诉争图案三条分离的弧线在向右上方延伸的过程中距离缩小但并未合并成一条弧线，弧线之间存在连贯的延伸效果。其次，612号商标三条分离的弧线与合并后的一条弧线各占整个图形一半的比例，相关公众会对两部分投入相近的注意力；而诉争图案三条分离的弧线占整个图形较大比例，相关公众更容易关注到三条分离的弧线。诉争图案所采用的上述区别设计更接近彪某公司的三个在先商标。在彪某公司的三个在先商标在本专利申请日前已经具有较高知名度和显著性，且612号商标与三个在先商标具有一定近似性的情况下，江苏多某公司在鞋类产品尤其是运动鞋类产品中更应当规范使用612号商标，注意合理避让。然而，其在本专利中使用的诉争图案却明显改变了612号商标区别于彪某公司三个在先商标的部分显著特征，而实质将三个在先商标的显著特征用于本专利中，且与三个在先商标实际使用到运动鞋上的具体使用位置、方式基本相同。结合彪某公司三个在先商标的显著性及知名度，最高人民法院认为江苏多某公司在本专利设计1-5中对诉争图案的使用不构成对其被许可使用的612号商标的正当合法使用。江苏多某公司的上述主张，最高人民法院不予采纳。

综合前述分析，本专利设计1-5与彪某公司的三个在先商标权冲突，不符合专利法第二十三条第三款的规定，应予无效。国家知识产权局应就彪某公司提出的无效宣告请求重新作出审查决定。鉴于最高人民法院已对本专利权的效力作出了认定，不再对其是否与彪某公司838号商标权冲突予以评述。

综上所述，彪某公司的上诉请求成立，应予支持。一审判决认定事实清楚，裁判结果有误。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第八十六条、第八十九条第一款第二项之规定，判决如下：

一、撤销北京知识产权法院（2023）京73行初18544号行政判决；

二、撤销国家知识产权局第563353号无效宣告请求审查决定；

三、国家知识产权局就彪某欧洲公司针对专利号为202230276495.6、名称为"运动鞋"的外观设计专利权提出的无效宣告请求重新作出审查决定。